VIAGRA wygrała z VIAGUARĄ

Monika Kowalczyk | 2012-02-12 00:00

Monika Kowalczyk

​rzecznik patentowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Przykładem tego, że znak renomowany podlega ochronie nawet w stosunku do znaku, który jest przeznaczony do oznaczania zupełnie innych towarów lub usług, jest ostatnia wygrana właściciela znaku towarowego VIAGRA z producentem napoju oznaczonego znakiem VIAGUARA.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Unii Europejskiej z 25 stycznia 2012 r. w sprawie T-332/10, używanie oznaczenia VIAGUARA mogłoby powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego VIAGRA. Sąd UE potwierdził ustalenia Izby Odwoławczej OHIM, że właściciel znaku VIAGUARA próbuje poprzez używanie znaku towarowego podobnego do znaku VIAGRA, czyli wcześniejszego znaku towarowego cieszącego się renomą, działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać bez żadnej rekompensaty finansowej wysiłek handlowy włożony przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, tak aby promować swoje własne towary. Sąd UE wskazał, że z powodu odniesienia ogromnego sukcesu przez wcześniejszy znak towarowy oraz intensywności jego renomy konsument będzie skłaniać się do kupowania towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym, sądząc, że będą one miały skuteczność podobną do towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym.

Renoma

W omawianej sprawie miał zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Zgodnie z tym przepisem, jeśli właściciel wcześniejszego znaku towarowego sprzeciwi się rejestracji znaku późniejszego, będzie można ją podważyć po spełnieniu pewnych przesłanek. Otóż, przepis ten znajdzie zastosowanie jeśli: po pierwsze, kolidujące ze sobą znaki towarowe są identyczne lub podobne; po drugie, wcześniejszy znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie, cieszy się renomą; i po trzecie, gdy istnieje ryzyko, że używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego albo działałoby na ich szkodę. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie.

W świetle dotychczasowego orzecznictwa, aby spełnić przesłankę dotyczącą renomy, wcześniejszy znak towarowy musi być znany znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których ten znak dotyczy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 r., znaki renomowane cechują się w porównaniu z innymi znakami towarowymi silniejszą zdolnością odróżniającą, która wypływa z pozytywnych informacji i wyobrażeń o wysokiej jakości i prestiżu przekazywanych przez taki znak potencjalnym klientom, ułatwiając zbyt towarów oznaczanych tym właśnie znakiem. Jednocześnie znak taki posiadając bez wątpienia wymierną wartość rynkową stanowi znaczący, a niekiedy nawet dominujący składnik majątkowy przedsiębiorstwa.

Związek

Sąd UE przypomniał, że naruszenia o których mowa, stanowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między znakami towarowymi wcześniejszym i późniejszym, w wyniku którego dany krąg odbiorców kojarzy ze sobą te dwa znaki towarowe, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak. Istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy. Do czynników takich należą stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami, charakter towarów lub usług, których dotyczą kolidujące ze sobą znaki, w tym stopień pokrewności i różnic między tymi towarami lub usługami oraz dany krąg odbiorców, intensywność renomy wcześniejszego znaku towarowego, stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego oraz istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

Sąd UE zwrócił jednak uwagę, że zwykłe podobieństwo między znakami towarowymi nie wystarcza, by stwierdzić istnienie związku między nimi. Ponadto, zdaniem Sądu, samo istnienie tego związku nie może wystarczyć, aby stwierdzić istnienie jednego z naruszeń określonych w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

Ryzyko

Sąd zaznaczył, że celem art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 nie jest uniemożliwienie rejestracji każdego znaku towarowego, który byłby identyczny ze znakiem renomowanym lub do niego podobny. Celem tego przepisu jest między innymi umożliwienie właścicielowi wcześniejszego renomowanego krajowego znaku towarowego złożenia sprzeciwu wobec rejestracji znaków towarowych mogących działać na szkodę renomy lub charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego bądź powodować czerpanie nienależnej korzyści z tej renomy czy też z tego charakteru odróżniającego. W celu skorzystania z ochrony przewidzianej w ww. przepisie, właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi przedstawić dowód na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź działałoby na ich szkodę. W tym celu właściciel nie musi wykazać istnienia takiego faktycznego i trwającego naruszenia jego znaku towarowego. W przypadku gdy można bowiem przewidzieć, że takie naruszenie będzie skutkiem sposobu używania późniejszego znaku towarowego obranego przez jego właściciela, właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku czekać na faktyczna realizację tego naruszenia, aby móc zakazać wspomnianego używania. Powinien on jednak przedstawić okoliczności pozwalające na uprawdopodobnienie przyszłego niemającego charakteru hipotetycznego poważnego ryzyka czerpania nienależnej korzyści czy wyrządzenia szkody.

Sąd zauważył, iż aby łatwiej uchwycić ryzyko, o którym mowa w ww. przepisie, należy wskazać, że podstawową funkcja znaku towarowego jest niezaprzeczalnie „wskazanie pochodzenia”. Jednak znak towarowy jest także sposobem przekazania innych informacji, dotyczących między innymi właściwości lub poszczególnych cech towarów lub usług oznaczanych tym znakiem lub też wyobrażeń i uczuć, jakie ma on wyrażać jak np. luksusu, określonego stylu życia, ekskluzywności, przygody, młodości. W tym znaczeniu znak towarowy ma samoistną, niezależną wartość ekonomiczną, różna od wartości towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Omawiane informacje, których nośnikiem jest w szczególności znak towarowy cieszący się renomą lub które są z nim kojarzone, sprawiają, że znak ten ma dużą wartość, godna ochrony, tym bardziej, że w większości przypadków renoma danego znaku towarowego jest wynikiem znacznych wysiłków i inwestycji ze strony właściciela tego wcześniejszego znaku. Dlatego właśnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 zapewnia ochronę znakowi towarowemu cieszącemu się renomą w przypadku każdego zgłoszenia znaku identycznego lub podobnego, który mógłby niekorzystnie wpłynąć na wizerunek tego znaku, nawet jeśli towary lub usługi objęte zgłoszonym znakiem towarowym nie są podobne do towarów lub usług dla których zarejestrowany został wcześniejszy cieszący się renomą znak towarowy.

nasi partnerzy: